Marca indeferida ou com oposição: o que fazer

Depois que o pedido é publicado, qualquer interessado tem 60 dias para apresentar oposição (Lei 9.279/1996, art. 158). Em geral, quem se opõe é o titular de uma marca anterior que entende haver risco de confusão com a sua. A oposição não decide o pedido: ela é um elemento que o examinador vai considerar no exame de mérito.

O requerente pode apresentar manifestação à oposição, também em 60 dias. Não é obrigatório, mas deixar a oposição sem resposta significa que o examinador vai decidir ouvindo apenas um lado.

1. 01Diferença suficiente entre as marcas, considerando o conjunto gráfico, fonético e de significado.
2. 02Atividades distintas e sem afinidade, pelo princípio da especialidade.
3. 03Elemento comum fraco ou de uso generalizado no segmento, que não pode ser apropriado por ninguém.
4. 04Convivência de marcas semelhantes já registradas no mesmo segmento.
5. 05Falta de uso da marca do oponente, que pode justificar pedido de caducidade.

O indeferimento é a decisão do examinador de que a marca não pode ser registrada. Os fundamentos mais frequentes estão no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial:

1. 01Reprodução ou imitação de marca anterior para produtos ou serviços idênticos ou afins (inciso XIX).
2. 02Sinal genérico, comum ou descritivo do produto ou serviço (inciso VI).
3. 03Reprodução de nome empresarial ou título de estabelecimento de terceiro, capaz de causar confusão (inciso V).
4. 04Sinal que induz a erro quanto à origem ou à qualidade do produto (inciso X).

Contra o indeferimento cabe recurso em 60 dias, contados da publicação da decisão na RPI (art. 212). O recurso é julgado por instância superior do INPI e deve enfrentar diretamente o fundamento do indeferimento. Repetir os argumentos do pedido raramente funciona. O que costuma pesar é demonstrar, de forma técnica, por que a marca é distintiva ou por que a convivência com a marca anterior não gera confusão.

Há situações em que o melhor caminho não é recorrer, mas ajustar a estratégia: apresentar novo pedido com elemento distintivo adicional, em outra forma de apresentação ou em especificação mais precisa. A escolha depende do fundamento do indeferimento e da importância do nome para o negócio.

Uma marca registrada que não é usada por mais de cinco anos pode ter a caducidade declarada a pedido de qualquer interessado (art. 143). Quando o obstáculo ao seu pedido é uma marca abandonada, o pedido de caducidade pode remover a barreira. É uma estratégia que exige pesquisa sobre o uso efetivo da marca anterior.

Em alguns casos, o titular da marca anterior e o requerente chegam a um acordo de convivência, delimitando produtos, mercados ou elementos gráficos de cada um. O INPI analisa esses acordos, mas não está obrigado a aceitá-los quando houver risco de confusão para o consumidor.

1. 01Oposição de terceiros: 60 dias da publicação do pedido.
2. 02Manifestação à oposição: 60 dias.
3. 03Cumprimento de exigência: 60 dias, sob pena de arquivamento.
4. 04Recurso contra indeferimento: 60 dias da publicação da decisão.
5. 05Processo administrativo de nulidade contra registro concedido: 180 dias da concessão.

Uma rede de academias pede o registro de um nome composto por uma palavra comum do setor fitness e um termo próprio. O titular de uma marca anterior, que usa a mesma palavra comum, apresenta oposição. Na manifestação, a empresa demonstra que a palavra compartilhada é de uso generalizado no segmento, com dezenas de registros convivendo no INPI, e que o elemento que distingue as marcas é o termo próprio, totalmente diferente. O argumento se baseia em pesquisa concreta da base do INPI, e não apenas na opinião de que as marcas são diferentes. É esse tipo de fundamentação que costuma convencer o examinador.

Antes de decidir, o examinador pode publicar uma exigência, pedindo esclarecimento, ajuste na especificação ou documento. Ela não significa que o pedido será negado, mas precisa ser cumprida em 60 dias. A falta de resposta leva ao arquivamento, que é definitivo.