Recebi uma notificação por uso de marca, e agora?

A notificação só tem força se quem a envia tem direito sobre a marca. Consulte na base do INPI:

1. 01Se existe registro concedido ou apenas pedido em andamento.
2. 02Em nome de quem está o registro.
3. 03Em quais classes e para quais produtos ou serviços a marca foi registrada.
4. 04A data do pedido e a data da concessão.
5. 05Se o registro está em vigor ou foi extinto.

É comum que a notificação seja baseada em pedido ainda não concedido, em registro de classe que não corresponde à sua atividade ou em marca já extinta. Cada uma dessas situações muda a força do pedido.

A proteção da marca registrada vale dentro do ramo de atividade, pelo princípio da especialidade. Duas empresas podem usar nomes iguais em segmentos sem relação. A análise considera a semelhança gráfica, fonética e de significado entre os sinais e a afinidade entre os produtos ou serviços, avaliando se o consumidor poderia confundir as origens.

Se você usa o nome há bastante tempo, a data de início importa. Quem utilizava a marca de boa-fé no Brasil há pelo menos seis meses antes do pedido do notificante tem direito de precedência (Lei 9.279/1996, art. 129, § 1º). Reúna notas fiscais, materiais de divulgação, contratos, registros de domínio e redes sociais com data. Verifique também se você tem pedido próprio no INPI e em que data foi feito.

O uso indevido de marca registrada pode gerar ação para impedir o uso, com pedido de liminar, e indenização por perdas e danos (arts. 207 a 210). A lei também prevê crime contra registro de marca (art. 189), processado mediante queixa do titular. A notificação costuma ser a etapa que antecede essas medidas, e a resposta, ou a falta dela, pode ser usada depois como prova de má-fé ou de boa-fé.

1. 01Contestar: quando o notificante não tem registro válido, as atividades são distintas, as marcas não se confundem ou você tem anterioridade comprovada.
2. 02Negociar: acordo de convivência, delimitando produtos, mercados ou elementos visuais, ou licença de uso.
3. 03Adequar: alterar elementos da marca para afastar a confusão, preservando o que for possível.
4. 04Encerrar o uso: quando a marca anterior prevalece claramente, com prazo razoável de transição negociado.

Em paralelo, conforme o caso, pode caber pedido de caducidade do registro do notificante, se a marca não é usada há mais de cinco anos (art. 143), ou de nulidade, se o registro foi concedido indevidamente.

A resposta deve ser escrita, objetiva e enviada dentro do prazo indicado ou de prazo razoável, mesmo que seja para pedir tempo para análise. Evite admitir uso indevido ou se comprometer com prazos antes de verificar os fatos. Guarde cópia da notificação, do envelope ou do e-mail e da resposta, com comprovante de envio.

Um restaurante recebe notificação de uma rede de franquias de alimentação, exigindo que deixe de usar o nome em cinco dias. Na consulta ao INPI, verifica-se que a rede tem registro concedido, mas apenas na classe de produtos alimentícios industrializados, e que o restaurante usa o nome desde antes do pedido da rede, com notas fiscais e publicações datadas. A resposta enviada aponta a anterioridade, a diferença de classes e a ausência de confusão no mercado local, e propõe uma conversa sobre convivência. A rede não ajuíza ação, e as partes formalizam um acordo delimitando o uso de cada uma. Sem a análise, o restaurante teria trocado de nome sem necessidade.

Se a sua empresa não tem pedido de marca, a notificação é o sinal para protocolar, nas classes da sua atividade, o quanto antes. Mesmo que haja conflito com a marca do notificante, o pedido próprio organiza a posição da empresa e pode proteger elementos que não estão em disputa.